Hace unos meses, la multinacional estadounidense Johnson & Johnson presentó su nuevo logotipo que reemplazará el icónico signo de 135 años. El nuevo logotipo opta por una imagen más moderna, con una fuente minimalista en vez de la firma cursiva tradicional para reflejar la nueva imagen corporativa de la empresa
Johnson & Johnson no es la única empresa que ha decidido modernizar su marca en los últimos años. En España, BBVA, Zara y Correos también optaron por una modernización de sus respectivas marcas. El conocido proceso de modernización de marca es una estrategia de marketing a la que acuden no sólo las grandes multinacionales, sino también las empresas más pequeñas. Sin embargo, la modificación de la marca puede generar riesgos legales inesperados.
El artículo 39 de la Ley de Marcas establece la obligación de uso de la marca a partir de los 5 años desde su registro. Además, la marca debe ser usada de acuerdo con la forma en la que ha sido registrada. Si tras la modernización de la marca el nuevo signo es muy diferente al registrado, existe riesgo de que la marca antigua sea caducada por falta de uso. Al mismo tiempo, la nueva marca queda desprotegida, ya que el registro anterior solo protege la versión antigua.
Sin embargo, tanto la ley española como la normativa de la Unión Europea aceptan el uso de la marca en una forma que difiera de la registrada, siempre que se trate de modificaciones de elementos no esenciales y que no se altere el carácter distintivo del signo.
El objetivo de esta excepción es evitar imponer un criterio estricto que prohíba a los titulares de las marcas hacer las mínimas modificaciones necesarias para adaptar el signo a las exigencias del mercado.
Por lo tanto, si los cambios introducidos son insignificantes y no alteran la distintividad de la marca, el uso de la marca de la forma distinta no plantea problemas. En este caso, en signo modificado es protegido por el registro anterior, y como la marca sigue en uso tampoco hay riesgo de caducidad.
Sin embargo, valorar si los cambios en la marca alteran su carácter distintivo no es fácil. En necesario analizar varios factores para determinar si la distintividad de la marca ha sido afectada, y no es siempre tan evidente como parece.
Por esta razón la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN) ha acordado una práctica común que ayuda a valorar los cambios más frecuentes que sufren las marcas y sus efectos sobre la distintividad. El texto completo de la práctica puede consultarse a través de este enlace.
Por último, si las modificaciones alteraron el carácter distintivo del signo, la solución es solicitar el registro de la nueva versión de la marca para asegurar la protección correcta de nuestro signo. Pero cuidado, no podemos olvidar de la marca anterior, que debe seguir en vigor para no perder la antigüedad de la marca y el derecho de prioridad frente a otras marcas.
Si quieres que te ayudemos con tu proceso de rebranding o modernización de la marca, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Sofía Efendieva
Abogada